세계는 자유무역협정(FTA) 체결로 인하여 교역이 활성화되어 시장이 단일화되고 있는 추세이고, 우리나라 역시 최근 한·미 FTA, 한·EU FTA 체결로 인하여 상표법에도 큰 변화가 있었다. 이에 따라 국내의 상표침해소송 뿐만 아니라 국내기업과 해외기업간의 상표침해소송이 매년 증가하고 있다. 이에 효과적으로 대응하기 위해서는 미국, 유럽연합(EU)등의 상표침...
세계는 자유무역협정(FTA) 체결로 인하여 교역이 활성화되어 시장이 단일화되고 있는 추세이고, 우리나라 역시 최근 한·미 FTA, 한·EU FTA 체결로 인하여 상표법에도 큰 변화가 있었다. 이에 따라 국내의 상표침해소송 뿐만 아니라 국내기업과 해외기업간의 상표침해소송이 매년 증가하고 있다. 이에 효과적으로 대응하기 위해서는 미국, 유럽연합(EU)등의 상표침해 판단기준에 관한 이론 및 판례를 살펴보고, 우리나라와의 차이점을 분석해 볼 필요가 있다. 우리나라 상표법에서는 상표침해 규정을 두고 있고, 일본 역시 우리나라와 유사한 형식으로 상표침해를 규정하며, 그 침해 기준 역시 유사하다. 한국과 일본은 상표권자의 허락 없이 등록된 상표를 사용하는 등 직접적으로 상표권의 독점적 권리를 침해하는 경우뿐만 아니라 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 및 그 예비적 행위를 상표침해로 간주한다. 따라서 상표침해의 실체적 판단에서 상표와 상품의 동일·유사판단이 그 핵심 쟁점이 된다. 유사상표의 경우 구체적 거래현실 및 수요자의 인식 등을 고려하여 외관·호칭·관념의 면에서 어느 하나가 유사하여 상표자체가 유사하다고 하더라도 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우 상표가 유사하지 아니하다고 판단하고 있다. 미국과 유럽연합(EU)의 경우 상표침해로 인한 금지청구권 발동요건으로서 혼동가능성을 명문으로 규정하고 있다. 다만, 이러한 혼동가능성을 판단하기 위한 하나의 증거방법으로서 상표와 상품의 유사성을 고려하고 있을 뿐이다. 미국의 경우 상표법상 혼동가능성을 판단하기 위하여 각 항소법원별로 고유의 복합기준을 제시하여 왔다. 각 항소법원의 복합기준상 공통되는 판단요소로는 상표의 유사성, 피고인의 의도, 지정상품 및 서비스의 유사성, 상표의 실제적 식별력, 혼동의 증거가 있다. 이 중 피고의 주관적 의도 및 실제 혼동의 증거를 요구하는 점에서는 한국과 큰 차이를 보이고, 상품의 유사범위는 고전적인 경쟁상품에 제한되지 않으므로 한국에 비하여 더 넓게 판단될 여지가 있다. 유럽연합의 경우 혼동가능성 판단시 상표간의 유사함의 정도, 선행상표의 식별력의 정도, 문제되는 상품 및 서비스업의 유사함의 정도를 고려하고, 상표의 유사는 혼동가능성을 판단하는데 필수적인 요소이다. OHIM 항고부 심결례 또는 ECJ 판결을 살펴본 결과, 상표자체의 유사성을 중요한 고려요소로 삼고 있는 것으로 나타났다. 이렇게 상표침해 판단기준에 관하여 한국, 일본, 미국, 유럽연합(EU)은 혼동가능성을 기준으로 삼고 있는 점에서 유사하다. 한국 상표법상 상표의 유사라고 할 때 외관·호칭·관념을 대비한 상표 자체의 유사를 의미하는 것인지, 혼동가능성에 관한 판단을 거친 상표의 유사성을 의미하는 것인지 그 의미가 모호한 경우가 발생할 수 있다. 따라서 혼동가능성 고려요소인 상표의 유사를 비롯한 구체적 거래실정, 수요자의 인식 등 몇 가지를 예시적으로 열거한 후 이를 통하여 혼동가능성이 인정될 경우 상표권 침해가 성립한다는 형식으로 규정하는 것이 바람직하다고 본다. 아울러 저명상표를 보호하기 위하여 미국과 유럽연합에서는 희석화 조항을 두고 있고, 일본의 경우 저명상표에 대하여 방호표장제도를 규정하고 있다. 한국 상표법에서는 이러한 희석화 조항을 두고 있지 아니하고, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 저명상표의 희석행위를 부정경쟁행위에 포함시키고 있다. 상표법에 희석화 조항이 없어 저명상표와 유사한 상표롤 등록 거부할 수 있는 제도적 방안이 없음을 고려하여 최근 상표법 개정안은 저명상표와 혼동을 일으키게 하거나 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표를 등록 거절할 수 있는 조항을 입법예고 하였다. 이는 저명상표에 관하여 상표보호 수준을 크게 끌어 올렸다는 점에서 환영할 만한 일이다. 다만, 희석화 조항이 자유경쟁원리에 역행하여 과도하게 상표권자를 보호한다는 점 및 혼동가능성 판단기준과 중첩된다는 비판 역시 간과할 수 없다. 따라서 상표법에 저명상표의 판단기준을 제시하고 그 범위를 제한하는 규정을 두는 방안을 연구할 필요가 있다.
세계는 자유무역협정(FTA) 체결로 인하여 교역이 활성화되어 시장이 단일화되고 있는 추세이고, 우리나라 역시 최근 한·미 FTA, 한·EU FTA 체결로 인하여 상표법에도 큰 변화가 있었다. 이에 따라 국내의 상표침해소송 뿐만 아니라 국내기업과 해외기업간의 상표침해소송이 매년 증가하고 있다. 이에 효과적으로 대응하기 위해서는 미국, 유럽연합(EU)등의 상표침해 판단기준에 관한 이론 및 판례를 살펴보고, 우리나라와의 차이점을 분석해 볼 필요가 있다. 우리나라 상표법에서는 상표침해 규정을 두고 있고, 일본 역시 우리나라와 유사한 형식으로 상표침해를 규정하며, 그 침해 기준 역시 유사하다. 한국과 일본은 상표권자의 허락 없이 등록된 상표를 사용하는 등 직접적으로 상표권의 독점적 권리를 침해하는 경우뿐만 아니라 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 경우 및 그 예비적 행위를 상표침해로 간주한다. 따라서 상표침해의 실체적 판단에서 상표와 상품의 동일·유사판단이 그 핵심 쟁점이 된다. 유사상표의 경우 구체적 거래현실 및 수요자의 인식 등을 고려하여 외관·호칭·관념의 면에서 어느 하나가 유사하여 상표자체가 유사하다고 하더라도 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없는 경우 상표가 유사하지 아니하다고 판단하고 있다. 미국과 유럽연합(EU)의 경우 상표침해로 인한 금지청구권 발동요건으로서 혼동가능성을 명문으로 규정하고 있다. 다만, 이러한 혼동가능성을 판단하기 위한 하나의 증거방법으로서 상표와 상품의 유사성을 고려하고 있을 뿐이다. 미국의 경우 상표법상 혼동가능성을 판단하기 위하여 각 항소법원별로 고유의 복합기준을 제시하여 왔다. 각 항소법원의 복합기준상 공통되는 판단요소로는 상표의 유사성, 피고인의 의도, 지정상품 및 서비스의 유사성, 상표의 실제적 식별력, 혼동의 증거가 있다. 이 중 피고의 주관적 의도 및 실제 혼동의 증거를 요구하는 점에서는 한국과 큰 차이를 보이고, 상품의 유사범위는 고전적인 경쟁상품에 제한되지 않으므로 한국에 비하여 더 넓게 판단될 여지가 있다. 유럽연합의 경우 혼동가능성 판단시 상표간의 유사함의 정도, 선행상표의 식별력의 정도, 문제되는 상품 및 서비스업의 유사함의 정도를 고려하고, 상표의 유사는 혼동가능성을 판단하는데 필수적인 요소이다. OHIM 항고부 심결례 또는 ECJ 판결을 살펴본 결과, 상표자체의 유사성을 중요한 고려요소로 삼고 있는 것으로 나타났다. 이렇게 상표침해 판단기준에 관하여 한국, 일본, 미국, 유럽연합(EU)은 혼동가능성을 기준으로 삼고 있는 점에서 유사하다. 한국 상표법상 상표의 유사라고 할 때 외관·호칭·관념을 대비한 상표 자체의 유사를 의미하는 것인지, 혼동가능성에 관한 판단을 거친 상표의 유사성을 의미하는 것인지 그 의미가 모호한 경우가 발생할 수 있다. 따라서 혼동가능성 고려요소인 상표의 유사를 비롯한 구체적 거래실정, 수요자의 인식 등 몇 가지를 예시적으로 열거한 후 이를 통하여 혼동가능성이 인정될 경우 상표권 침해가 성립한다는 형식으로 규정하는 것이 바람직하다고 본다. 아울러 저명상표를 보호하기 위하여 미국과 유럽연합에서는 희석화 조항을 두고 있고, 일본의 경우 저명상표에 대하여 방호표장제도를 규정하고 있다. 한국 상표법에서는 이러한 희석화 조항을 두고 있지 아니하고, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서 저명상표의 희석행위를 부정경쟁행위에 포함시키고 있다. 상표법에 희석화 조항이 없어 저명상표와 유사한 상표롤 등록 거부할 수 있는 제도적 방안이 없음을 고려하여 최근 상표법 개정안은 저명상표와 혼동을 일으키게 하거나 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표를 등록 거절할 수 있는 조항을 입법예고 하였다. 이는 저명상표에 관하여 상표보호 수준을 크게 끌어 올렸다는 점에서 환영할 만한 일이다. 다만, 희석화 조항이 자유경쟁원리에 역행하여 과도하게 상표권자를 보호한다는 점 및 혼동가능성 판단기준과 중첩된다는 비판 역시 간과할 수 없다. 따라서 상표법에 저명상표의 판단기준을 제시하고 그 범위를 제한하는 규정을 두는 방안을 연구할 필요가 있다.
The conclusions of the FTA have revitalized global trade and made trade market unified. Korea has also experienced a great change of the Trademarks Law after the conclusions of the Korea-U.S. FTA and the Korea-EU FTA. Accordingly, the number of the domestic lawsuits as well as the lawsuits between d...
The conclusions of the FTA have revitalized global trade and made trade market unified. Korea has also experienced a great change of the Trademarks Law after the conclusions of the Korea-U.S. FTA and the Korea-EU FTA. Accordingly, the number of the domestic lawsuits as well as the lawsuits between domestic and foreign companies against trademark infringement is increasing year by year. In order to effectively deal with it, there needs to research precedents and theories of U.S. and EU about the criterion of trademark infringement and to compare to ones of Korea.
Korea has a formal provision about a concept of trademark infringement in the Trademarks Law, and Japan also has a similar form and criterion. If a person use or attempts to use a similar/identical trademark on a similar/identical goods, or if a person directly use someone else‘s exclusively registered trademark without any permission of the holder of trademark right, these are considered as a trademark infringement in both countries. Therefore, it is the key issue to make a similarity judgment upon trademarks and goods on its merits of a case. With regard to the similar trademarks the two trademarks are considered to be similar if the both share either of appearance, sound and connotation, and have the likelihood of confusion. On the other hand, the two are considered not to be similar if there is no threat of likelihood of confusion in consideration of trade reality and consumer's awareness, regardless of whether the both have the similar trademarks in appearance, sound and connotation.
EU and U.S. expressly stipulates the likelihood of confusion in the text, as a requisite for a right to request prohibition against the trademark infringement. However, they also consider the similarity of goods and trademarks as an instrument of evidence for judging the likelihood of confusion. In the U.S. each appellate court has suggested a combined criterion in order to judge the likelihood of confusion in the Trademarks Law. The common judging factors in the combined criterion for each appellate court include the similarity of trademark, the intention of a defendant, the similarity of the goods and service, the practical discrimination of trademark, and the evidence of confusion. Among these, the biggest difference from Korea lies in the intention of a defendant and the actual evidence of confusion. In addition, the range of similarity in U.S. is likely to be determined more generously than one in Korea because the range is not limited to the classical competitive goods. Meanwhile, EU considers the degree of similarity of the trademarks, the degree of discrimination of precedent trademark, and the degree of the similarity of problematic goods or service for judging the likelihood of confusion. Among these, the similarity of the trademarks is the essential factor to judge the likelihood of confusion. The actual cases of Board of Appeal in the Office for Harmonization in the Internal Market (“OHIM”) and the European Court of Justice (ECJ)’s rulings show that the similarity of the trademarks is a great element in EU.
In this way, U.S., EU, Japan and Korea have similarity to consider the likelihood of confusion as a criterion for judging the trademark infringement. The term ‘the similarity of the trademarks’ in Korean Trademarks Law can be controversial whether it refers to the similarity of the appearance, sound and connotation, or it refers to the similarity of the trademarks judged to have the likelihood of confusion. Therefore, it is desirable to make a decision on whether it is the trademark infringement after specifying some examples such as the similarity of the trademark, specific business state and the consumer’s awareness, and finally being considered to have likelihood of confusion.
In addition U.S. and EU have a dilution statute to protect famous marks, and Japan also has Defensive Trademark System in regard to it. Meanwhile, there is no dilution statute in the Korean Trademarks Law but Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act involves the dilution of famous marks in the unfair competition. In this regard, there is a need in Korea for an institutional framework to reject the registration of similar/famous trademark. So the amendment of the Trademarks Law makes a pre-announcement of legislation to reject the trademarks which can make people confused with the famous ones, or which can impair the discrimination or reputation of the famous ones. That is to be welcomed in respect of improving trademark protection level of the famous marks. However, a lot of criticism cannot be ignored, that the dilution statute goes against the free competition system and excessively protects the holder of the trademark right. There is also the problem that it becomes duplicated with the criterion for the likelihood of confusion. Therefore, there is required to have a clause to define the range of criterion for judging famous marks in the law.
The conclusions of the FTA have revitalized global trade and made trade market unified. Korea has also experienced a great change of the Trademarks Law after the conclusions of the Korea-U.S. FTA and the Korea-EU FTA. Accordingly, the number of the domestic lawsuits as well as the lawsuits between domestic and foreign companies against trademark infringement is increasing year by year. In order to effectively deal with it, there needs to research precedents and theories of U.S. and EU about the criterion of trademark infringement and to compare to ones of Korea.
Korea has a formal provision about a concept of trademark infringement in the Trademarks Law, and Japan also has a similar form and criterion. If a person use or attempts to use a similar/identical trademark on a similar/identical goods, or if a person directly use someone else‘s exclusively registered trademark without any permission of the holder of trademark right, these are considered as a trademark infringement in both countries. Therefore, it is the key issue to make a similarity judgment upon trademarks and goods on its merits of a case. With regard to the similar trademarks the two trademarks are considered to be similar if the both share either of appearance, sound and connotation, and have the likelihood of confusion. On the other hand, the two are considered not to be similar if there is no threat of likelihood of confusion in consideration of trade reality and consumer's awareness, regardless of whether the both have the similar trademarks in appearance, sound and connotation.
EU and U.S. expressly stipulates the likelihood of confusion in the text, as a requisite for a right to request prohibition against the trademark infringement. However, they also consider the similarity of goods and trademarks as an instrument of evidence for judging the likelihood of confusion. In the U.S. each appellate court has suggested a combined criterion in order to judge the likelihood of confusion in the Trademarks Law. The common judging factors in the combined criterion for each appellate court include the similarity of trademark, the intention of a defendant, the similarity of the goods and service, the practical discrimination of trademark, and the evidence of confusion. Among these, the biggest difference from Korea lies in the intention of a defendant and the actual evidence of confusion. In addition, the range of similarity in U.S. is likely to be determined more generously than one in Korea because the range is not limited to the classical competitive goods. Meanwhile, EU considers the degree of similarity of the trademarks, the degree of discrimination of precedent trademark, and the degree of the similarity of problematic goods or service for judging the likelihood of confusion. Among these, the similarity of the trademarks is the essential factor to judge the likelihood of confusion. The actual cases of Board of Appeal in the Office for Harmonization in the Internal Market (“OHIM”) and the European Court of Justice (ECJ)’s rulings show that the similarity of the trademarks is a great element in EU.
In this way, U.S., EU, Japan and Korea have similarity to consider the likelihood of confusion as a criterion for judging the trademark infringement. The term ‘the similarity of the trademarks’ in Korean Trademarks Law can be controversial whether it refers to the similarity of the appearance, sound and connotation, or it refers to the similarity of the trademarks judged to have the likelihood of confusion. Therefore, it is desirable to make a decision on whether it is the trademark infringement after specifying some examples such as the similarity of the trademark, specific business state and the consumer’s awareness, and finally being considered to have likelihood of confusion.
In addition U.S. and EU have a dilution statute to protect famous marks, and Japan also has Defensive Trademark System in regard to it. Meanwhile, there is no dilution statute in the Korean Trademarks Law but Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act involves the dilution of famous marks in the unfair competition. In this regard, there is a need in Korea for an institutional framework to reject the registration of similar/famous trademark. So the amendment of the Trademarks Law makes a pre-announcement of legislation to reject the trademarks which can make people confused with the famous ones, or which can impair the discrimination or reputation of the famous ones. That is to be welcomed in respect of improving trademark protection level of the famous marks. However, a lot of criticism cannot be ignored, that the dilution statute goes against the free competition system and excessively protects the holder of the trademark right. There is also the problem that it becomes duplicated with the criterion for the likelihood of confusion. Therefore, there is required to have a clause to define the range of criterion for judging famous marks in the law.
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