기술을 개발하거나 제품을 생산하지 않으면서 이전받은 특허권을 행사하여 상대기업을 공격한 후 로열티나 합의금을 받아내려고 하는 이른바 ‘공격적 비실시특허권자(이하 ‘공격적 NPE’)’의 특허권 남용 행위는, 미국의 특허제도 및 소송제도의 특성에서 비롯됐다고 할 수 있다. 즉 특허소송에서의 고액의 소송비용 발생, 고액의 손해 배상 및 징벌적 손해의 위험, 법원과 배심원의 특허권 중시 경향, 특허 보호 범위의 불명확성을 발생시키는 심사의 질 저하, 소프트웨어 및 영업발명의 특허성의 광범위한 허용 등과 같은 특허제도와 소송제도가 공격적 NPE가 활동하기 좋은 환경을 조성해 주었고, 이런 환경 아래에서 공격적 NPE가 점차 확산되어 갔으며, 또한 발명 자본의 결합으로 새로운 비즈니스로 발전하면서 대형화 및 조직화되어 가고 있다. 이와 같은 특허권 남용 행위에서 비롯된 ...
기술을 개발하거나 제품을 생산하지 않으면서 이전받은 특허권을 행사하여 상대기업을 공격한 후 로열티나 합의금을 받아내려고 하는 이른바 ‘공격적 비실시특허권자(이하 ‘공격적 NPE’)’의 특허권 남용 행위는, 미국의 특허제도 및 소송제도의 특성에서 비롯됐다고 할 수 있다. 즉 특허소송에서의 고액의 소송비용 발생, 고액의 손해 배상 및 징벌적 손해의 위험, 법원과 배심원의 특허권 중시 경향, 특허 보호 범위의 불명확성을 발생시키는 심사의 질 저하, 소프트웨어 및 영업발명의 특허성의 광범위한 허용 등과 같은 특허제도와 소송제도가 공격적 NPE가 활동하기 좋은 환경을 조성해 주었고, 이런 환경 아래에서 공격적 NPE가 점차 확산되어 갔으며, 또한 발명 자본의 결합으로 새로운 비즈니스로 발전하면서 대형화 및 조직화되어 가고 있다. 이와 같은 특허권 남용 행위에서 비롯된 특허분쟁은 기업의 비용을 증가시켜 기업경쟁력을 크게 약화시키고, 기술의 혁신을 훼손시킬 수 있다. 따라서 이러한 폐해를 방지하기 위해 공격적 NPE의 무분별한 권리침해주장에 대해 적절히 대응할 수 있는 방안을 연구할 필요가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 미국, EU, 일본 등 주요국가에서 공격적 NPE의 동향과 규제 움직임을 살펴보고, 기업이 대처할 수 있는 방어수단에는 어떤 것들이 있는지 고찰해 보았고, 기업 차원에서 대응할 수 있는 효과적인 전략의 수립에 도움이 될 수 있도록 기업의 대응전략을 모색해 보았으며, 아울러 공격적 NPE의 특허권 남용 행위를 규제하기 위한 법적․제도적 대응방안을 제시해 보았다. 공격적 NPE의 권리침해주장에 대한 방어수단으로는, 우선 공격적 NPE의 특허가 공지기술이거나 자유실시기술이어서 무효라고 항변하는 것이 일반적이나, 그 외에도 민법상의 권리남용 법리와 실효의 법칙을 적용할 수도 있을 것이다. 권리남용의 법리는, 공격적 NPE의 권리행사로 인해 공격적 NPE가 얻을 이익과 상대방이 받을 불이익을 비교형량하여 객관적 요건에 따라 권리남용에 해당하는지를 결정하되, 통상실시권의 재정, 독점규제법에 의한 규제 등 다른 법리의 적용을 우선 검토한 다음에 ‘보충적’으로 적용되어야 할 것이다. 공격적 NPE의 특허 공세가 고조되는 현 상황에서 무엇보다도 기업 차원의 대응전략 수립이 시급한 실정이다. 사전에 공격적 NPE의 특허매집 동향을 모니터링하여 회피설계나 특허 취약부분을 보강하는 등 예방 수단을 강구하여야 하고, 특허분쟁이 예상되는 기술분야에 대하여 특허맵을 작성하거나 특허분쟁지도를 유지 관리하여야 한다. 또한 신제품 개발시에 핵심 특허를 확보하도록 하고, 해당 특허가 이미 존재하는 경우 특허 우회설계 전략을 활용하며, 지식재산 전담부서를 설치하여, R&D에서부터 제품 기획, 개발 및 출시, 신사업의 진출 등 경영 전반에 걸쳐 특허 분쟁 방지 및 피해를 최소화할 수 있는 치밀한 전략이 요구된다. 기술혁신과 산업발전을 저해하는 특허권 남용 행위를 규제하기 위해 법적․제도적 장치를 보완하는 것이 필요하다. 이를 위해 첫째, 부실한 특허의 발생을 방지하고 특허심사품질을 향상시키기 위해 부족한 특허심사관의 인력을 확충하고, 진보성 판단 기준을 지나치게 경직되게 해석하지 말아야 할 것이다. 둘째, 공격적 NPE의 특허침해소송의 피고가 된 기업이 대응하기 쉬운 소송환경을 조성하기 위해 특허침해소송과 심결취소소송의 관할을 특허법원으로 집중하는 한편, 특허 기술 전문가인 변리사의 특허침해소송 공동대리제도의 도입이 필요하다. 셋째, 공격적 NPE에 의한 가처분 신청 또는 특허침해소송이 악의적인 특허권 남용 행위임이 명백한 경우, 이에 따른 손해배상책임을 가중시키는 제도를 도입함으로써 공격적 NPE가 특허권을 쉽게 남용하지 못하도록 규제하는 것이 필요하며, 일정 요건하에서는 비실시 특허권자에 대한 침해금지청구를 제한할 수 있도록 별도의 요건을 명문으로 규정하는 것이 바람직하다고 본다. 넷째, 다국적인 NPE의 공격에 대하여 적은 비용으로 신속하게 대응할 수 있도록 산업재산권분쟁조정위원의 내부에 국제조정 전담부를 설치하고, 민사조정에서의 강제조정제도를 도입하여 분쟁조정제도의 실효성을 높여 나가야 할 것이다. 다섯째, 자금 사정이 원활하지 않은 중소기업의 리스크를 줄여 주기 위해 막대한 소송비용을 적절하게 분산시켜 줄 수 있는 특허책임보험을 활성화시키고, 산업발전이나 공익, 및 기술개발의 사이클 등을 고려하여 특허권 존속기간을 다소 단축시키는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다. 공격적 NPE의 등장은 그 자체로서 특허시장에 대한 새로운 발전을 의미하며, 공격적 NPE의 비즈니스를 통하여 오히려 무체 재산권의 가치가 증대되고 기술거래가 활발해짐에 따라 산업과 기술 발전을 촉진하는 새로운 변혁을 일으킬 수 있는 긍정적인 측면이 있다. 따라서 공격적 NPE의 비즈니스 그 자체를 제한하기보다는 그들의 부당한 특허권 남용 행위를 적절히 제한하는 방향으로 규제가 이루어져야 할 것이다.
기술을 개발하거나 제품을 생산하지 않으면서 이전받은 특허권을 행사하여 상대기업을 공격한 후 로열티나 합의금을 받아내려고 하는 이른바 ‘공격적 비실시특허권자(이하 ‘공격적 NPE’)’의 특허권 남용 행위는, 미국의 특허제도 및 소송제도의 특성에서 비롯됐다고 할 수 있다. 즉 특허소송에서의 고액의 소송비용 발생, 고액의 손해 배상 및 징벌적 손해의 위험, 법원과 배심원의 특허권 중시 경향, 특허 보호 범위의 불명확성을 발생시키는 심사의 질 저하, 소프트웨어 및 영업발명의 특허성의 광범위한 허용 등과 같은 특허제도와 소송제도가 공격적 NPE가 활동하기 좋은 환경을 조성해 주었고, 이런 환경 아래에서 공격적 NPE가 점차 확산되어 갔으며, 또한 발명 자본의 결합으로 새로운 비즈니스로 발전하면서 대형화 및 조직화되어 가고 있다. 이와 같은 특허권 남용 행위에서 비롯된 특허분쟁은 기업의 비용을 증가시켜 기업경쟁력을 크게 약화시키고, 기술의 혁신을 훼손시킬 수 있다. 따라서 이러한 폐해를 방지하기 위해 공격적 NPE의 무분별한 권리침해주장에 대해 적절히 대응할 수 있는 방안을 연구할 필요가 있다. 이에 따라 본 연구에서는 미국, EU, 일본 등 주요국가에서 공격적 NPE의 동향과 규제 움직임을 살펴보고, 기업이 대처할 수 있는 방어수단에는 어떤 것들이 있는지 고찰해 보았고, 기업 차원에서 대응할 수 있는 효과적인 전략의 수립에 도움이 될 수 있도록 기업의 대응전략을 모색해 보았으며, 아울러 공격적 NPE의 특허권 남용 행위를 규제하기 위한 법적․제도적 대응방안을 제시해 보았다. 공격적 NPE의 권리침해주장에 대한 방어수단으로는, 우선 공격적 NPE의 특허가 공지기술이거나 자유실시기술이어서 무효라고 항변하는 것이 일반적이나, 그 외에도 민법상의 권리남용 법리와 실효의 법칙을 적용할 수도 있을 것이다. 권리남용의 법리는, 공격적 NPE의 권리행사로 인해 공격적 NPE가 얻을 이익과 상대방이 받을 불이익을 비교형량하여 객관적 요건에 따라 권리남용에 해당하는지를 결정하되, 통상실시권의 재정, 독점규제법에 의한 규제 등 다른 법리의 적용을 우선 검토한 다음에 ‘보충적’으로 적용되어야 할 것이다. 공격적 NPE의 특허 공세가 고조되는 현 상황에서 무엇보다도 기업 차원의 대응전략 수립이 시급한 실정이다. 사전에 공격적 NPE의 특허매집 동향을 모니터링하여 회피설계나 특허 취약부분을 보강하는 등 예방 수단을 강구하여야 하고, 특허분쟁이 예상되는 기술분야에 대하여 특허맵을 작성하거나 특허분쟁지도를 유지 관리하여야 한다. 또한 신제품 개발시에 핵심 특허를 확보하도록 하고, 해당 특허가 이미 존재하는 경우 특허 우회설계 전략을 활용하며, 지식재산 전담부서를 설치하여, R&D에서부터 제품 기획, 개발 및 출시, 신사업의 진출 등 경영 전반에 걸쳐 특허 분쟁 방지 및 피해를 최소화할 수 있는 치밀한 전략이 요구된다. 기술혁신과 산업발전을 저해하는 특허권 남용 행위를 규제하기 위해 법적․제도적 장치를 보완하는 것이 필요하다. 이를 위해 첫째, 부실한 특허의 발생을 방지하고 특허심사품질을 향상시키기 위해 부족한 특허심사관의 인력을 확충하고, 진보성 판단 기준을 지나치게 경직되게 해석하지 말아야 할 것이다. 둘째, 공격적 NPE의 특허침해소송의 피고가 된 기업이 대응하기 쉬운 소송환경을 조성하기 위해 특허침해소송과 심결취소소송의 관할을 특허법원으로 집중하는 한편, 특허 기술 전문가인 변리사의 특허침해소송 공동대리제도의 도입이 필요하다. 셋째, 공격적 NPE에 의한 가처분 신청 또는 특허침해소송이 악의적인 특허권 남용 행위임이 명백한 경우, 이에 따른 손해배상책임을 가중시키는 제도를 도입함으로써 공격적 NPE가 특허권을 쉽게 남용하지 못하도록 규제하는 것이 필요하며, 일정 요건하에서는 비실시 특허권자에 대한 침해금지청구를 제한할 수 있도록 별도의 요건을 명문으로 규정하는 것이 바람직하다고 본다. 넷째, 다국적인 NPE의 공격에 대하여 적은 비용으로 신속하게 대응할 수 있도록 산업재산권분쟁조정위원의 내부에 국제조정 전담부를 설치하고, 민사조정에서의 강제조정제도를 도입하여 분쟁조정제도의 실효성을 높여 나가야 할 것이다. 다섯째, 자금 사정이 원활하지 않은 중소기업의 리스크를 줄여 주기 위해 막대한 소송비용을 적절하게 분산시켜 줄 수 있는 특허책임보험을 활성화시키고, 산업발전이나 공익, 및 기술개발의 사이클 등을 고려하여 특허권 존속기간을 다소 단축시키는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다. 공격적 NPE의 등장은 그 자체로서 특허시장에 대한 새로운 발전을 의미하며, 공격적 NPE의 비즈니스를 통하여 오히려 무체 재산권의 가치가 증대되고 기술거래가 활발해짐에 따라 산업과 기술 발전을 촉진하는 새로운 변혁을 일으킬 수 있는 긍정적인 측면이 있다. 따라서 공격적 NPE의 비즈니스 그 자체를 제한하기보다는 그들의 부당한 특허권 남용 행위를 적절히 제한하는 방향으로 규제가 이루어져야 할 것이다.
‘Aggressive NPE’ refer to the subjects that attack enterprises to make a lot of money from the license by enforcing their purchased patents without developing technologies and producing products. The patent abuse of them was attributable to the characteristics of patent system and litigation system ...
‘Aggressive NPE’ refer to the subjects that attack enterprises to make a lot of money from the license by enforcing their purchased patents without developing technologies and producing products. The patent abuse of them was attributable to the characteristics of patent system and litigation system of US such as high litigation cost, the risk of large damages, pro-patent policy, tending to favor patent holder on the court, defective patent in poor examining process, and wide scope claim for software and business model invention. Under this environment, the aggressive NPE have been gradually spread and have become larger by combining invention capital while also developing a new business. Such patent disputes arising from patent abuse of the NPE increases the cost significantly, weakens the competitiveness of enterprises, and undermines the innovation of technology. Therefore, it is necessary to study the counter-measures to respond to the patent abuse of the NPE in order to prevent such adverse effects. Accordingly, in this study, ⅰ) review the trends and regulatory movement for aggressive NPE in major contries including US, EU, JP and KR. ⅱ) review the defensive measures of companies. ⅲ) review the defensive strategy that can respond effectively attacking of NPE. and ⅳ) study the legal and institutional counter-measures to regulate the patent abuse of aggressive NPE. On the one hand, the aggressive NPE could make adverse effects of patent system and industry. On the other hand, the emergence of aggressive NPE also means a new development for the patent market itself. It increases the value of intangible property through the business of aggressive NPE and promotes the development of industry and technology. So the aggressive NPE could make positive effects of patent system and industry. Therefore, It is necessary not to restrict their business, but to regulate the patent abuse of them.
‘Aggressive NPE’ refer to the subjects that attack enterprises to make a lot of money from the license by enforcing their purchased patents without developing technologies and producing products. The patent abuse of them was attributable to the characteristics of patent system and litigation system of US such as high litigation cost, the risk of large damages, pro-patent policy, tending to favor patent holder on the court, defective patent in poor examining process, and wide scope claim for software and business model invention. Under this environment, the aggressive NPE have been gradually spread and have become larger by combining invention capital while also developing a new business. Such patent disputes arising from patent abuse of the NPE increases the cost significantly, weakens the competitiveness of enterprises, and undermines the innovation of technology. Therefore, it is necessary to study the counter-measures to respond to the patent abuse of the NPE in order to prevent such adverse effects. Accordingly, in this study, ⅰ) review the trends and regulatory movement for aggressive NPE in major contries including US, EU, JP and KR. ⅱ) review the defensive measures of companies. ⅲ) review the defensive strategy that can respond effectively attacking of NPE. and ⅳ) study the legal and institutional counter-measures to regulate the patent abuse of aggressive NPE. On the one hand, the aggressive NPE could make adverse effects of patent system and industry. On the other hand, the emergence of aggressive NPE also means a new development for the patent market itself. It increases the value of intangible property through the business of aggressive NPE and promotes the development of industry and technology. So the aggressive NPE could make positive effects of patent system and industry. Therefore, It is necessary not to restrict their business, but to regulate the patent abuse of them.
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