상표권 남용에 대한 기준의 정립은 상표법의 입법목적과 기본구조의 틀을 토대로 상표권의 내재적 한계에 대한 검토를 통해 상표권의 부당한 행사를 제한하는 방향을 지향해야 할 것이다. 한편으로는 상표권은 그 자체가 가지고 있는 독점적 지배권이 다른 지식재산권보다 낮고 출처식별기능의 보호를 통한 공익적 목적이 강한 특성을 지녔기 때문에, 특허권·저작권 남용 법리와는 다른 접근이 필요하다. 상표권 남용 기준의 정립을 위해 미국, 일본, 유럽 및 중국의 사례를 살펴본다. 미국에서는 오염된 손의 법리에 근거한 상표권 남용 항변, 독점규제법에 근거한 상표권 남용 항변, 무효 항변, 그 밖에 해태, 묵인, 금반언 항변이 인정되고 있다. 일본의 경우 무효사유가 있는 특허권에 관한 킬비 판결은 지식재산권의 권리남용을 인정함에 있어 매우 큰 영향을 가져왔으며, 해당 판결 이후에 이를 반영한 ...
상표권 남용에 대한 기준의 정립은 상표법의 입법목적과 기본구조의 틀을 토대로 상표권의 내재적 한계에 대한 검토를 통해 상표권의 부당한 행사를 제한하는 방향을 지향해야 할 것이다. 한편으로는 상표권은 그 자체가 가지고 있는 독점적 지배권이 다른 지식재산권보다 낮고 출처식별기능의 보호를 통한 공익적 목적이 강한 특성을 지녔기 때문에, 특허권·저작권 남용 법리와는 다른 접근이 필요하다. 상표권 남용 기준의 정립을 위해 미국, 일본, 유럽 및 중국의 사례를 살펴본다. 미국에서는 오염된 손의 법리에 근거한 상표권 남용 항변, 독점규제법에 근거한 상표권 남용 항변, 무효 항변, 그 밖에 해태, 묵인, 금반언 항변이 인정되고 있다. 일본의 경우 무효사유가 있는 특허권에 관한 킬비 판결은 지식재산권의 권리남용을 인정함에 있어 매우 큰 영향을 가져왔으며, 해당 판결 이후에 이를 반영한 특허법 제104조의3과 상표법 제39조가 신설되었다. 일본은 킬비 판결 직후 지적재산고등재판소를 설립하여 2심 관할 집중의 제도개선을 이루었는바, 일본은 우리나라와 유사한 학계의 논의 전개와 판례의 동향을 보이고 있어 시사하는 바가 매우 크다고 할 수 있다. 유럽연합과 영국에서는 무효 항변 또는 묵인 항변, 해태 항변 및 금반언 항변 등과 관련된 논의와 사례가 축적되고 있는 것으로 보이며, 최근 중국에서는 악의적인 상표권의 등록·행사를 판례상 상표권 남용으로 적극적으로 인정하고 있다. 우리나라에서 상표권 남용의 법리는 상표법에 내재된 법리와 대법원 판례 등을 통하여 발전되어 왔다고 할 수 있다. 우리나라에서의 상표권의 남용의 유형은 크게 일반적인 민법상 권리남용, 무효사유가 있는 상표권에 근거한 권리남용, 취소사유가 있는 상표권에 근거한 권리남용, 독점규제법에 근거한 권리남용으로 나누어 질 수 있을 것인데, 이 중 독점규제법에 근거한 권리남용 항변의 경우 상표권의 남용행위에 관하여 실질적으로 독점규제법이 문제가 된 사례는 발견하기 어려웠는데, 이는 상표권 자체의 독점성 및 경쟁제한성이 낮은 특질에서 기인하는 것으로 보인다. 그동안 주로 논의가 되어 왔던 상표권 남용의 유형으로는 일반적인 민법상 권리남용, 무효사유가 있는 상표권에 근거한 권리남용이라고 할 수 있는데, 전자의 경우는 주관적 요건이 필요 없다고 하여 다른 재산권에서의 요건보다는 상당히 완화된 요건을 적용하고 있고, 후자의 경우에는 사실상 권리남용의 객관적, 주관적 요건과는 상관없이 등록상표에 무효사유가 있는 경우에는 등록무효심판의 확정 없이도 상표권 행사를 권리남용이라고 보는 것으로서, 대법원 2010다103000 전원합의체 판결을 통해 비로소 이를 명시적으로 인정하였다. 대법원 2010다103000 전원합의체 판결이 선고된 이후 하급심에서는 침해소송법원이 적극적으로 무효 항변을 판단하는 경향을 보이고 있는 것으로 보인다. 무효 항변은 큰 틀에서는 권리남용의 한 유형이나, 일반적인 민법상 권리남용의 요건에 들어맞기 어려운 측면이 있으므로, 최근 지식재산권 소송의 관할 집중제도의 정비를 이룬 점도 고려하면 법적 안정성과 예측가능성 제고 측면에서 민법상 권리남용 항변과는 별도의 요건을 정하여 입법화함으로써 법률상 항변의 하나로 인정할 필요가 있다. 본 논문에서 제시한 개정 시안(試案)에서는 제척기간이 경과한 경우에는 무효 항변을 인정할 수 없다고 규정하고, ‘명백성’ 요건이 별도로 필요하지는 않다고 보았으며, 모든 무효사유를 포섭하는 것으로 규정하였다. 추가적으로 취소사유가 있는 상표권에 기한 권리행사, 그 중에서 주로 불사용 취소사유가 있는 경우 상표로서의 기능을 사실상 상실하고 있어 보호할 가치가 없고 불사용 상표의 누적을 방지할 공익적 필요도 있으므로, 이를 취소 항변으로 인정하여 명문의 규정을 둘 것을 제안한다. 마지막으로, 판단불일치 방지와 침해소송법원의 전문성 제고를 위한 대안으로서, 특허청과 침해소송법원 사이의 무효 항변의 통지 등의 제도 개선과 전문심리위원제도의 활성화를 제안하고, 그 밖에 「지식재산권의 부당한 행사에 관한 지침」의 개선방안을 제시한다.
상표권 남용에 대한 기준의 정립은 상표법의 입법목적과 기본구조의 틀을 토대로 상표권의 내재적 한계에 대한 검토를 통해 상표권의 부당한 행사를 제한하는 방향을 지향해야 할 것이다. 한편으로는 상표권은 그 자체가 가지고 있는 독점적 지배권이 다른 지식재산권보다 낮고 출처식별기능의 보호를 통한 공익적 목적이 강한 특성을 지녔기 때문에, 특허권·저작권 남용 법리와는 다른 접근이 필요하다. 상표권 남용 기준의 정립을 위해 미국, 일본, 유럽 및 중국의 사례를 살펴본다. 미국에서는 오염된 손의 법리에 근거한 상표권 남용 항변, 독점규제법에 근거한 상표권 남용 항변, 무효 항변, 그 밖에 해태, 묵인, 금반언 항변이 인정되고 있다. 일본의 경우 무효사유가 있는 특허권에 관한 킬비 판결은 지식재산권의 권리남용을 인정함에 있어 매우 큰 영향을 가져왔으며, 해당 판결 이후에 이를 반영한 특허법 제104조의3과 상표법 제39조가 신설되었다. 일본은 킬비 판결 직후 지적재산고등재판소를 설립하여 2심 관할 집중의 제도개선을 이루었는바, 일본은 우리나라와 유사한 학계의 논의 전개와 판례의 동향을 보이고 있어 시사하는 바가 매우 크다고 할 수 있다. 유럽연합과 영국에서는 무효 항변 또는 묵인 항변, 해태 항변 및 금반언 항변 등과 관련된 논의와 사례가 축적되고 있는 것으로 보이며, 최근 중국에서는 악의적인 상표권의 등록·행사를 판례상 상표권 남용으로 적극적으로 인정하고 있다. 우리나라에서 상표권 남용의 법리는 상표법에 내재된 법리와 대법원 판례 등을 통하여 발전되어 왔다고 할 수 있다. 우리나라에서의 상표권의 남용의 유형은 크게 일반적인 민법상 권리남용, 무효사유가 있는 상표권에 근거한 권리남용, 취소사유가 있는 상표권에 근거한 권리남용, 독점규제법에 근거한 권리남용으로 나누어 질 수 있을 것인데, 이 중 독점규제법에 근거한 권리남용 항변의 경우 상표권의 남용행위에 관하여 실질적으로 독점규제법이 문제가 된 사례는 발견하기 어려웠는데, 이는 상표권 자체의 독점성 및 경쟁제한성이 낮은 특질에서 기인하는 것으로 보인다. 그동안 주로 논의가 되어 왔던 상표권 남용의 유형으로는 일반적인 민법상 권리남용, 무효사유가 있는 상표권에 근거한 권리남용이라고 할 수 있는데, 전자의 경우는 주관적 요건이 필요 없다고 하여 다른 재산권에서의 요건보다는 상당히 완화된 요건을 적용하고 있고, 후자의 경우에는 사실상 권리남용의 객관적, 주관적 요건과는 상관없이 등록상표에 무효사유가 있는 경우에는 등록무효심판의 확정 없이도 상표권 행사를 권리남용이라고 보는 것으로서, 대법원 2010다103000 전원합의체 판결을 통해 비로소 이를 명시적으로 인정하였다. 대법원 2010다103000 전원합의체 판결이 선고된 이후 하급심에서는 침해소송법원이 적극적으로 무효 항변을 판단하는 경향을 보이고 있는 것으로 보인다. 무효 항변은 큰 틀에서는 권리남용의 한 유형이나, 일반적인 민법상 권리남용의 요건에 들어맞기 어려운 측면이 있으므로, 최근 지식재산권 소송의 관할 집중제도의 정비를 이룬 점도 고려하면 법적 안정성과 예측가능성 제고 측면에서 민법상 권리남용 항변과는 별도의 요건을 정하여 입법화함으로써 법률상 항변의 하나로 인정할 필요가 있다. 본 논문에서 제시한 개정 시안(試案)에서는 제척기간이 경과한 경우에는 무효 항변을 인정할 수 없다고 규정하고, ‘명백성’ 요건이 별도로 필요하지는 않다고 보았으며, 모든 무효사유를 포섭하는 것으로 규정하였다. 추가적으로 취소사유가 있는 상표권에 기한 권리행사, 그 중에서 주로 불사용 취소사유가 있는 경우 상표로서의 기능을 사실상 상실하고 있어 보호할 가치가 없고 불사용 상표의 누적을 방지할 공익적 필요도 있으므로, 이를 취소 항변으로 인정하여 명문의 규정을 둘 것을 제안한다. 마지막으로, 판단불일치 방지와 침해소송법원의 전문성 제고를 위한 대안으로서, 특허청과 침해소송법원 사이의 무효 항변의 통지 등의 제도 개선과 전문심리위원제도의 활성화를 제안하고, 그 밖에 「지식재산권의 부당한 행사에 관한 지침」의 개선방안을 제시한다.
The exclusive controlling power of trademark rights is rather weak; as such, a trademark’s public interest purpose in terms of product differentiation is being emphasized. To effectively research trademark misuse, different approaches to patent and copyright abuse are needed. Standards of trademark ...
The exclusive controlling power of trademark rights is rather weak; as such, a trademark’s public interest purpose in terms of product differentiation is being emphasized. To effectively research trademark misuse, different approaches to patent and copyright abuse are needed. Standards of trademark misuse should be established based on the purpose of trademark law and implicit limitations of trademark right. This paper reviews cases, regulations, and academic discussions from the United States (US), Japan, the European Union (EU), and China in an effort to establish the standards of trademark misuse. In the US, defense types have included unclean hands, antitrust, invalidity, laches, estoppel, and acquiescence defenses. In Japan, the “Kilby case” accepted a patent misuse defense based on reasons for invalidation without an invalidation trial, which made a significant impact on Trademark Law Article 39 and the jurisdictional concentration of intellectual property litigation. Japan’s trademark litigation background is quite similar to that of Korea; such a development is worth mentioning. In addition, the EU has also seen invalidity, laches, estoppel, and acquiescence defenses. In China, the Supreme Court announced a leading case on trademark misuse as recently as March 2017. The trademark misuse doctrine in Korea has improved through jurisprudence of trademark law and judicial precedents in the Supreme Court. This paper categorizes trademark misuse in Korea into four types: normal civil law type; reason for invalidation type; reason for cancellation type; and antitrust-based type. It was difficult to identify cases in the latter type because the competition-restriction power of trademark is not as common and not as strong as that of other intellectual property rights. The cases examined are mostly of the normal civil law type and reason for invalidation type. In the case of the former, the subjective requirement of civil rights abuse was found to be unnecessary unlike with other property rights, wherein relaxed requirements are applied. For the latter, regardless of objective or subjective requirements, if there are grounds for invalidation, an exercise of trademark is regarded as misuse. After the Supreme Court En Banc Decision No. 2010Da103000 rendered on October 18, 2012 was explicitly accepted as a reason for invalidation type, there is a tendency for trademark infringement litigation to actively judge the defense of invalidity. Ultimately, to endow predictability to trademark rights enforcement, it is critical to establish objective and systematic standards of trademark misuse determination. This paper suggests legislative enactments of misuse defense in trademark infringement litigation with reference to Japanese Trademark Law Article 39 as well as previous Korean Patent Law. This draft proposal includes the invalidity defense as a statutory defense, which regards exercising an invalid trademark as abuse of rights without the requirement of an invalidation trial. Herein, a defendant cannot raise the invalidity defense if the exclusion period has already passed, and the so-called “requirement of obviousness” as part of the reason for invalidity is not needed. Besides, invalidity defense covers every reasons for invalidity. Additionally, defense of “non-use” cancellation is also included in this draft proposal. It is because trademark rights that include a cancellation reason of “non-use” have to serve the public need to prevent the accumulation of unused trademarks. This paper suggests measures for system improvement for the prevention of disagreements caused by the power division between the Korean Intellectual Patent Office (KIPO) and the court of trademark infringement litigation, and for the enhancement of the expertise in court.
[Keyword] Misuse of Trademark, Abuse of Right, a Principle of Good Faith, Trademark Infringement Litigation, Defense of Invalidity, Defense of Cancellation, Antitrust, Unfair Competition
The exclusive controlling power of trademark rights is rather weak; as such, a trademark’s public interest purpose in terms of product differentiation is being emphasized. To effectively research trademark misuse, different approaches to patent and copyright abuse are needed. Standards of trademark misuse should be established based on the purpose of trademark law and implicit limitations of trademark right. This paper reviews cases, regulations, and academic discussions from the United States (US), Japan, the European Union (EU), and China in an effort to establish the standards of trademark misuse. In the US, defense types have included unclean hands, antitrust, invalidity, laches, estoppel, and acquiescence defenses. In Japan, the “Kilby case” accepted a patent misuse defense based on reasons for invalidation without an invalidation trial, which made a significant impact on Trademark Law Article 39 and the jurisdictional concentration of intellectual property litigation. Japan’s trademark litigation background is quite similar to that of Korea; such a development is worth mentioning. In addition, the EU has also seen invalidity, laches, estoppel, and acquiescence defenses. In China, the Supreme Court announced a leading case on trademark misuse as recently as March 2017. The trademark misuse doctrine in Korea has improved through jurisprudence of trademark law and judicial precedents in the Supreme Court. This paper categorizes trademark misuse in Korea into four types: normal civil law type; reason for invalidation type; reason for cancellation type; and antitrust-based type. It was difficult to identify cases in the latter type because the competition-restriction power of trademark is not as common and not as strong as that of other intellectual property rights. The cases examined are mostly of the normal civil law type and reason for invalidation type. In the case of the former, the subjective requirement of civil rights abuse was found to be unnecessary unlike with other property rights, wherein relaxed requirements are applied. For the latter, regardless of objective or subjective requirements, if there are grounds for invalidation, an exercise of trademark is regarded as misuse. After the Supreme Court En Banc Decision No. 2010Da103000 rendered on October 18, 2012 was explicitly accepted as a reason for invalidation type, there is a tendency for trademark infringement litigation to actively judge the defense of invalidity. Ultimately, to endow predictability to trademark rights enforcement, it is critical to establish objective and systematic standards of trademark misuse determination. This paper suggests legislative enactments of misuse defense in trademark infringement litigation with reference to Japanese Trademark Law Article 39 as well as previous Korean Patent Law. This draft proposal includes the invalidity defense as a statutory defense, which regards exercising an invalid trademark as abuse of rights without the requirement of an invalidation trial. Herein, a defendant cannot raise the invalidity defense if the exclusion period has already passed, and the so-called “requirement of obviousness” as part of the reason for invalidity is not needed. Besides, invalidity defense covers every reasons for invalidity. Additionally, defense of “non-use” cancellation is also included in this draft proposal. It is because trademark rights that include a cancellation reason of “non-use” have to serve the public need to prevent the accumulation of unused trademarks. This paper suggests measures for system improvement for the prevention of disagreements caused by the power division between the Korean Intellectual Patent Office (KIPO) and the court of trademark infringement litigation, and for the enhancement of the expertise in court.
[Keyword] Misuse of Trademark, Abuse of Right, a Principle of Good Faith, Trademark Infringement Litigation, Defense of Invalidity, Defense of Cancellation, Antitrust, Unfair Competition
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