출연연 및 대학에서 연구성과물의 기술이전 시 개량특허와 원천기술의 보호에 관한 검토 : H대학교와 D제약사의 신약후보물질 관련 개량특허 탈취논쟁여부를 중심으로 (대상판결: 서울중앙지방법원 2014.12.24. 선고 2013가합85597 판결) A Study on the Protection for Original Technology and Improved Patent when Research Institutes or Universities Transfer their Research Outputs원문보기
과학기술이 고도화, 전문화, 대형화됨에 따라 연구개발에 수반되는 비용과 위험을 최소화하거나 분산시키기 위해 물질이전계약 기술이전계약과 같은 특허라이선싱을 통한 상호협력이나 공동연구개발이 활발해지고 있다. 연구 개발에 있어 이러한 공동작업은 목표달성에 있어서 효율적인 자원 및 인력 등의 배분을 통한 분업의 효과를 달성할 수 있지만, 필연적으로 기존 선행특허를 활용한 개량발명의 귀속과 활용, 즉 후속연구나 공동연구로 진행된 성과물인 지식재산권의 귀속과 활용에 대해서는 많은 분쟁 가능성이 있다. 이 논문에서 살펴본 사례는 최근 개량발명과 관련하여 주목할 만한 판결로써 대학에서 보유한 특허의 완성기술에 대해 제약회사에서 기술이전을 전제로 시험이나 평가를 수행한 후, 독성을 이유로 계약을 파기하여 대학에서 기업을 상대로 계약위반에 따른 손해배상청구소송을 제기한 건이다. 즉 신약후보물질을 개발한 대학과 후속 기술이전을 협의하는 제약사 간의 분쟁사례로서 원천특허의 개량발명에 대하여 선행특허의 보호와 연구계약, 나아가 연구성과 보호를 위한 연구보안의 측면에서 많은 시사점을 주는 사례라고 생각된다. 이 논문에서는 대상판결을 살펴보고, 개량특허와 원천기술의 보호에 대해 살펴보며, 판결에 대한 평석으로써 이 사건 판결의 주요 쟁점을 정리한 후 개량특허탈취 관련 특허권침해판단기준 등에 대해 살펴보고자 한다. 이후 이 사건 판결을 통한 시사점 및 향후 대응전략 등에 대해서 제언하고자 한다.
과학기술이 고도화, 전문화, 대형화됨에 따라 연구개발에 수반되는 비용과 위험을 최소화하거나 분산시키기 위해 물질이전계약 기술이전계약과 같은 특허라이선싱을 통한 상호협력이나 공동연구개발이 활발해지고 있다. 연구 개발에 있어 이러한 공동작업은 목표달성에 있어서 효율적인 자원 및 인력 등의 배분을 통한 분업의 효과를 달성할 수 있지만, 필연적으로 기존 선행특허를 활용한 개량발명의 귀속과 활용, 즉 후속연구나 공동연구로 진행된 성과물인 지식재산권의 귀속과 활용에 대해서는 많은 분쟁 가능성이 있다. 이 논문에서 살펴본 사례는 최근 개량발명과 관련하여 주목할 만한 판결로써 대학에서 보유한 특허의 완성기술에 대해 제약회사에서 기술이전을 전제로 시험이나 평가를 수행한 후, 독성을 이유로 계약을 파기하여 대학에서 기업을 상대로 계약위반에 따른 손해배상청구소송을 제기한 건이다. 즉 신약후보물질을 개발한 대학과 후속 기술이전을 협의하는 제약사 간의 분쟁사례로서 원천특허의 개량발명에 대하여 선행특허의 보호와 연구계약, 나아가 연구성과 보호를 위한 연구보안의 측면에서 많은 시사점을 주는 사례라고 생각된다. 이 논문에서는 대상판결을 살펴보고, 개량특허와 원천기술의 보호에 대해 살펴보며, 판결에 대한 평석으로써 이 사건 판결의 주요 쟁점을 정리한 후 개량특허탈취 관련 특허권침해판단기준 등에 대해 살펴보고자 한다. 이후 이 사건 판결을 통한 시사점 및 향후 대응전략 등에 대해서 제언하고자 한다.
As science and technology advanced, specialized and massive, development through mutual cooperation or research based on patent licensing such as material transfer contract, technology transfer contract etc are actively taking place to minimize or separate the cost and risk of R&D. In R&D, such mutu...
As science and technology advanced, specialized and massive, development through mutual cooperation or research based on patent licensing such as material transfer contract, technology transfer contract etc are actively taking place to minimize or separate the cost and risk of R&D. In R&D, such mutual work can enjoy the merit of division of labor by effectively allocating resources and manpower to accomplish its goal. Inevitably, however, there are also many possibilities of disputes regarding the ownership and use of intellectual property rights resulting from such mutual/post-studies, or inventions upgraded by using prior patents. The case reviewed by this paper is noticeable regarding the recent trend of upgraded inventions. In the case, a pharmaceutical company conducted tests/assessments on the complete technology of patent owned by a university on the premise of transferring the technology, and then terminated the technology transfer contract due to reasons of toxicity. The university then filed a damage claim suit against the company for infringing the contract. This is a dispute case betw een a university which developed a potential ingredient for new medicine and a pharmaceutical company which agreed to transfer and receive the technological later on. Regarding the upgraded inventions of source patents, this case has many implications on the protection of prior patents, research contract, and research security to protect the accomplishment of research. This paper reviews the subject ruling and the protection of upgraded patents and source technologies. As critical notes, the paper also summarizes the major issues of case ruling to observe the standard of ruling patent infringement related to the extortion of upgraded patents. Then, through the ruling of the case above, the paper suggests implications and future strategies.
As science and technology advanced, specialized and massive, development through mutual cooperation or research based on patent licensing such as material transfer contract, technology transfer contract etc are actively taking place to minimize or separate the cost and risk of R&D. In R&D, such mutual work can enjoy the merit of division of labor by effectively allocating resources and manpower to accomplish its goal. Inevitably, however, there are also many possibilities of disputes regarding the ownership and use of intellectual property rights resulting from such mutual/post-studies, or inventions upgraded by using prior patents. The case reviewed by this paper is noticeable regarding the recent trend of upgraded inventions. In the case, a pharmaceutical company conducted tests/assessments on the complete technology of patent owned by a university on the premise of transferring the technology, and then terminated the technology transfer contract due to reasons of toxicity. The university then filed a damage claim suit against the company for infringing the contract. This is a dispute case betw een a university which developed a potential ingredient for new medicine and a pharmaceutical company which agreed to transfer and receive the technological later on. Regarding the upgraded inventions of source patents, this case has many implications on the protection of prior patents, research contract, and research security to protect the accomplishment of research. This paper reviews the subject ruling and the protection of upgraded patents and source technologies. As critical notes, the paper also summarizes the major issues of case ruling to observe the standard of ruling patent infringement related to the extortion of upgraded patents. Then, through the ruling of the case above, the paper suggests implications and future strategies.
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문제 정의
따라서 특정 조건을 만족하는 결과가 나올 경우에는 자연스럽게 단계별 기술이전 진행이 될 수 있는 마일스톤 지급방식의 기술이전계약을 체결하고 기업이 원하는 추가 실험을 기술이전 계약단계 중 하나의 단계로 포함시키는 것이 더 효율적인 방법이다. 아래에 기술이전전략에서 중요한 권리확보와 관련하여 출연연 등 실무에서 활용할 수 있는 조항샘플을 제시코자 한다.
이는 신약후보물질을 개발한 대학과 후속 기술이 전을 협의하는 D제약사 간의 분쟁사례로 원천특허의 개량발명에 대하여 선행특허의 보호와 연구계약, 나아가 연구성과 보호를 위한 연구보안의 측면에서 많은 시사점을 주는 사례라고 생각된다. 이하 이 판결의 세부적인 사실관계와 함께 연구자, 연구기관 혹은 연구 성과 보호를 위하여 다양한 시사점에 대해 살펴보고자 한다.
피고의 채무불이행으로 인하여 원고들이 입은 손해액은 계약상 당연히 지급해야 할 금액 및 특허가치회복을 위해 소요될 비용을 포함하여 최소한 300,000,000원 이상이므로 피고에게 그 일부로서 300,000,000원을 청구하고 있다. 이하에서는 원고가 주장하는 세부 내용에 대해 알아본다.
하기에는 출연연 등에서 개량발명과 관련한 실무적인 쟁점과 대응사항을 표로 나타내고자 한다.
제안 방법
”고 판시하여 개량발명에 대한 ‘이용관계’를 기존 특허를 완전히 포함하고 그대로 이용하는 것으로 기존의 판례 내용을 그대로 답습하여 개량발명의 결정에 중요한 ‘이용관계’를 한정지어 협소하고 제한적으로 판단하였다.
그러므로 이 판결의 사례를 다시 살펴보면, 피고는 원고와 기술이전계약 체결 후 해당기술검토 중에 치명적인 이상 반응을 이유로 개발을 조기 종료한 후, 이후에 기존 특허권자인 원고의 특허내용과 실질적으로 동일한 목적12) 을 위해 원고의 ‘노랑다발 동충하초 추출물’을 ‘퓨린계 화합물’로 대상물만을 바꾸었다.
넷째, 시험방법에 대한 정당성 훼손을 주장하였다. 이 사건 시험에서 이미 시험에 사용된 비글견을 정상성이 담보되지 않은 상태에서 재사용한 문제, 피부도포제에 대한 투여경로의 비적절성 문제, 투여용량의 심각한 오류 등 많은 문제점이 있다.
둘째, 기술이전의 대가 중 1차 Milestone 금액2) 미지급을 주장하였다. 피고는 독성시험을 이미 진행하였으므로 1차 Milestone을 완료하였음에도 불구하고 1차 Milestone 50,000,000원을 지급하지 않고 있으므로 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.
이 논문에서 평석으로 살펴볼 사항은 세 번째 ‘개량특허 탈취 관련’ 여부이다.
피고는 이 사건 계약 및 정부과제와 관련하여 ‘노랑다발 동충하초 추출물(이 사건 유효성분)’을 이용한 천연물 아토피 치료제 개발을 진행하였고, 안전성 평가 연구소가 2013년 2월경 이 사건 유효성분을 평가한 안전성 약리시험(이 사건 시험)에서 중용량 및 고용량이 투여된 개체가 사망하는 치명적인 이상 반응(사망례)이 발견되어 이 사건 유효성 분의 안전성을 확보할 수 없다는 이유로 이 사건 시험을 중단하고 개발을 조기 종료하였다. 이후 피고는 피고의 지주회사를 통해 원고의 기술과 목적이 동일한 개량특허를 출원하여 등록하였고, 이에 대해 원고는 지식재산권 무단사용, 이로 인한 특허가치 훼손 및 개량특허 단독소유 등으로 인한 손해배상을 주장하였다.
첫째, 기술이전의 대가 중 선금 미지급을 주장하였다. 피고는 이 사건 계약이 체결되고 상당한 기간이 지났음에도 이 사건 계약에 따라 계약 체결일로부터 20일 이내에 지급하기로 한기술이전의 대가 중 선금 75,000,000원을 지급하지 않고 있으므로 이로 인한 손해를 배상하여야 한다.
피고는 이 사건 계약 및 정부과제와 관련하여 ‘노랑다발 동충하초 추출물(이 사건 유효성분)’을 이용한 천연물 아토피 치료제 개발을 진행하였고, 안전성 평가 연구소가 2013년 2월경 이 사건 유효성분을 평가한 안전성 약리시험(이 사건 시험)에서 중용량 및 고용량이 투여된 개체가 사망하는 치명적인 이상 반응(사망례)이 발견되어 이 사건 유효성 분의 안전성을 확보할 수 없다는 이유로 이 사건 시험을 중단하고 개발을 조기 종료하였다.
대상 데이터
넷째, 시험방법에 대한 정당성 관련이다. 2011년 7월부터 정부과제를 시작하면서 환자들을 대상으로 한 간이 임상 실험을 통해 이상반응을 확인했으며 독성 실험을 하기 전에 발명자와 산학협력단 측의 동의를 구한 바 있다. 독성 등 이상이 발견되면서 연구를 중단할 수밖에 없었으며, 이 같은 실험결과를 바탕으로 발명자에게 기술이전계약을 유보한다고 전하였다.
이론/모형
흔히 본 판결의 사례와 같은 제약분야에서 많이 사용되며 기술에 대한 검증과 신뢰도를 보증할 수 있고 분납형식이라 큰 규모의 거래도 가능하여 최근에는 거의 모든 기술 분야에서 활용되고 있다. 따라서 가급적이면 마일스톤 기술이전계약 방식을 이용하여 계약체결을 추진하도록 한다.
성능/효과
이용발명에 해당하는지 여부에 관한 구체적 판단기준이 없어 이에 대한 판단에 난점이 있다.1) 이용발명이 문제가 되는 것은 본인이 신규발명에 대한 특허권을 가지고 있어도 실시의 경우에는 기존 특허권자의 실시허락을 받아야 한다는 것이다. 따라서 기존 선행특허가 두텁게 보호된다.
다섯 번째, 신약개발 시 협의의무 불이행을 주장하였다. 피고는 이 사건 계약에 따라 신약개발 과정에서 원고들과 협의하였어야 하며 이는 이 사건 계약 제3조 제2항3) 및 신의칙상 인정되는 당연한 의무이다.
둘째, 기술이전의 대가 중 1차 Milestone 금액 지급 관련하여 특허물질 실험 중에 독성 이상 반응을 확인하여 기술이전계약을 유보한다는 통보가 진행된 바 있으므로 시험결과가 합격되었을 때 지급하는 본 금액에 대한 지급의무는 없다고 주장하였다.
세 번째, 개량특허의 탈취여부에서 법원은 “이 사건 계약은 개량기술에 대하여 원고 특허발명을 ‘이용’하여 개발된 조성물, 그 조성물로부터 규명한 유효성분을 포함한 조성물로 규정하고 있고, 원고 특허발명을 ‘이용’하여 개발된 개량기술은 원고 특허발명과 ‘이용관계’에 있는 경우 에만 원고들과 피고의 공동소유이며 그 외의 개량기술은 피고의 단독소유로 하고 있으므로, 제6조 제2항에서의 ‘이용관계’란 제2조 제4항에서의 ‘이용’과는 별도의 의미를 가진 것으로 봄이 상당하고, 결국 개량기술이 원고 특허발명과 ‘이용관계, 즉 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지 하는 경우(대법원 2001.8.21. 선고 98후522 판결 참조)에만 해당 개량기술은 원고들과 피고의 공동소유에 해당한다 할 것이다”라고 하며, 피고 특허발명은 ‘유효성분으로서 퓨린 유도체 또는 약학적으로 허용가능한 그의 염을 포함하는 아토피성 피부염의 예방 또는 치료용 약학 조성물’ 로 ‘노랑다발 동충하초를 물에 넣고 가열하는 추출 단계 및 상기 추출물로부터 다당류 성분을 제거하는 단계’를 그 내용으로 포함하고 있지 않으므로 원고 특허발명과 ‘이용관계’에 있다고 볼 수 없고, 결국 피고 특허발명은 피고가 단독으로 그 권리를 보유한다 할 것이다.
후속연구
넷째, 피고는 기술이전계약의 해지사유로 특허물질의 독성시험 중 이상반응 발생을 제기하였는데, 이러한 부정적인 시험결과가 향후 권리관계에 영향을 미치는지에 대한 검토가 필요하다. 또한 피고의 독성시험의 신뢰도를 인정하기 위한 시험방법의 정당성 및 피고가 기술이전계약을 해지한 절차가 적법했는지 판단해 볼 필요가 있다.
마지막으로, 기술이전계약 및 기타 원고와 피고가 맺은 계약 등에서 피고의 후속연구와 관련하여 세부 조항이 있는지 여부는 법원의 판결에 구체적인 사실적시가 없으므로 불명확하지만, 피고가 이 사건 계약과 관련한 후속연구를 진행하려할 때 원고에게 통보나 고지, 협의 등을 해야 할 법적의무가 있는지 여부가 쟁점이 된다.
본 사례에서 잘 보여주듯이, 개량발명에 대한 소유권은 가능한 공동소유로 협의를 하되, 발생한 수익의 비율을 후속연구를 도출한 상대방에게 높게 책정하는 방법 혹은 선행특허권자의 수익을 일정하게 보장해주는 수익창출 위주의 지식재산전략 등을 구사할 필요가 있다.
셋째, 원고의 발명기술을 무단으로 사용하여 정부과제를 지원받고, 원고 특허물질의 유효성 분에 대한 연구를 진행하며 피고회사가 아닌 피고지주회사 명의로 개량특허를 출원함으로써 고의로 선행특허의 후속연구인 개량특허를 탈취하였는지 여부이다.
향후 다양한 학자들과 실무 전문가들이 심도있는 연구를 통해 개량발명에 대한 다양한 사례 등을 면밀히 추가분석 검토하여 연구자의 소중한 연구성과에 대하여 보호는 물론 기술이전을 통하여 국민과 사회에 이바지 할 수 있는 촉매가 될 수 있도록 하여야 할 것이다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
이용발명에 문제가 되는 것은 무엇인가?
이용발명에 해당하는지 여부에 관한 구체적 판단기준이 없어 이에 대한 판단에 난점이 있다.1) 이용발명이 문제가 되는 것은 본인이 신규발명에 대한 특허권을 가지고 있어도 실시의 경우에는 기존 특허권자의 실시허락을 받아야 한다는 것이다. 따라서 기존 선행특허가 두텁게 보호된다.
이용발명의 예시는 무엇인가?
우선 이용발명이란 기존 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 이를 기초로 하여 새로운 구성요소를 부가하여 개량된 효과가 특허법상에서 요구하는 신규성, 진보성 등 특허요건을 충족하여 등록된 발명을 의미한다. 예를 들어, 기존 특허발명 A에 첨가 된 구성요소 B가 반응하여 A+B로 존재 하는 경우 이는 이용관계가 성립한다. 즉, 타인의 선원 특허발명, 등록실용신안, 등록디자인이나 이와 유사한 다자인을 이용하여 완성한 특허발명을 말하며, 여기서의 ‘이용’이란 후원인 자기의 특허발명의 실시는 선원인 타인의 권리를 실시하게 되나 선원 권리자가 실시하는 경우에는 후원인 자기의 특허발명의 실시가 되지 않는 관계를 말한다. 이용발명에 해당하는지 여부에 관한 구체적 판단기준이 없어 이에 대한 판단에 난점이 있다.
이용발명은 무엇인가?
공동연구 혹은 기술이전 이후 후속연구에 대한 발명은 이용발명과 개량발명 두 가지로 나뉜 다. 우선 이용발명이란 기존 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 이를 기초로 하여 새로운 구성요소를 부가하여 개량된 효과가 특허법상에서 요구하는 신규성, 진보성 등 특허요건을 충족하여 등록된 발명을 의미한다. 예를 들어, 기존 특허발명 A에 첨가 된 구성요소 B가 반응하여 A+B로 존재 하는 경우 이는 이용관계가 성립한다.
참고문헌 (21)
사법연수원 (2008), 특허법, 사법연수원편집부.
송영식.이상정.황종환 (1999), 지적소유권법(상), 육법사.
윤선희 (2010), 특허법 (제4판), 법문사.
이경란.임병웅 (2013), 이지특허법 (제11판), 한빛지적소유권센터.
곽민섭 (2009), "특허법적 간접침해에 있어서 공용성의 인정범위", 특허판례연구, 박영사.
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